L’importanza della Descrizione per la Definizione dell’ambito di Tutela di un Brevetto


22886123_1993576044259450_1099991791427619772_n.jpgCon sentenza del 12 maggio 2017, il Tribunale di Milano si è espresso in via definitiva in merito alla causa iscritta al ruolo n. 84810.

Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Milano trattava la controversia insorta tra il titolare del brevetto n°1396744, il sig. Carlo CHIODO (Parte Attrice), e la società DIGICOM S.p.a. (Parte Convenuta).

Carlo CHIODO cita in causa la DIGICOM S.p.a per contraffazione del brevetto suddetto. La presunta contraffazione deriverebbe dalla messa in commercio da parte di DIGICOM S.p.a. di un sistema similare denominato “VEGA”.

Parte convenuta contesta in toto la contraffazione e presenta domanda riconvenzionale di nullità del brevetto alla luce di un sistema precedentemente noto e denominato “Sistema Digicom 2014”.

Il caso, a parere dello scrivente, risulta interessante in quanto il CTU è stato chiamato a dover interpretare la rivendicazione alla luce della descrizione con un risultato che ha condotto, correttamente, ad una interpretazione un po’ più limitativa della rivendicazione.

Molto in sintesi il brevetto n°1396744 riguarda un sistema per la gestione di apparecchi elettronici da gioco (ad esempio le slot machine) attraverso cui un utente può monitorare da remoto le macchine ed inviare eventuali comandi.

Tale sistema comprende un punto di accesso ad una rete GPRS il quale punto di accesso è dotato di porte seriali collegabili a relative porte seriali delle macchine da gioco. In questo modo un utente, attraverso la rete GPRS, può interrogare le macchine da gioco ricevendo in ritorno le informazioni richieste.

In accordo all’invenzione è previsto un primo modulo wireless collegato ad una porta seriale del punto di accesso e comunicante con un dispositivo GPS attraverso un secondo modulo Wireless. In questo modo, in corrispondenza di una qualsiasi richiesta, anche il primo modulo Wireless riceve tale richiesta a cui corrisponde in ritorno una informazione di geo-localizzazione, informazione di per sé importante per questioni di sicurezza. Attraverso tale soluzione non è inoltre necessario dover riscrivere nuove specifiche di comunicazione e/o firmware dato che il primo modulo Wireless è un modulo esterno collegato ad una delle porte seriali adibite per la connessione alla porta seriale di una macchina da gioco. Il GPS risponde come se fosse una slot machine sfruttando lo stesso tracciato record ma rispondendo con una stringa rappresentativa di una posizione. Tale soluzione è dunque semplificativa perché non richiede adattamenti di firmware. Questi effetti tecnici sono chiaramente descritti nel brevetto ad esempio alla pagina 10 righe 6-14 come anche alla pagina 5 riga 33 e pagina 6 riga 7.

Il sistema Digicom 2014, presentato come arte nota da parte convenuta al fine di annullare il brevetto, si collega ad una porta seriale ed è in grado di inviare dati di geo-localizzazione attraverso rete di telefonia mobile piuttosto che sistema GPS satellitare.

Il CTU, grazie ad una ottima interpretazione della rivendicazione alla luce della descrizione, ha correttamente interpretato l’ambito protettivo del brevetto di parte Attrice “limitandolo” nella sua “portata protettiva” ma ritenendolo assolutamente inventivo alla luce dell’arte nota “sistema Digicom 2014”.

Sebbene il sistema GPS possa infatti considerarsi un equivalente del sistema di telefonia mobile, tuttavia la rivendicazione recitava che il primo modulo Wireless è collegato ad una porta seriale di detto punto di accesso e la quale porta seriale (come si legge nel preambolo) è collegabile ad una porta seriale corrispondente di un apparecchio da gioco”. In questo modo è implicitamente necessario che il GPS comunichi attraverso lo stesso “linguaggio” della macchina da gioco e dunque viene interrogato come se fosse una macchina da gioco sfruttando lo stesso tracciato record utilizzato dalle slot machine.

Tale aspetto non era derivabile in alcun modo dall’arte nota proposta da parte convenuta e per tal motivo il brevetto è stato ritenuto inventivo.

Questa conclusione è stata principalmente determinata da una corretta considerazione della descrizione che faceva esplicita menzione di tale vantaggio tecnico. In tal senso la rivendicazione, seppur teoricamente interpretabile anche in modo più ampio non menzionando esplicitamente nulla in riferimento ai protocolli di comunicazione, non poteva alla luce degli effetti tecnici enunciati che escludere l’ipotesi in cui l’accesso del GPS avveniva con protocolli diversi da quelli utilizzati per la comunicazione con le macchine.

Una rivendicazione apparentemente più ampia “Genus” è stata dunque interpretata dal CTU come una “Species”, riducendo così la portata di protezione ma ritenendo il brevetto inventivo.

Fatto salvo il brevetto, tuttavia tale interpretazione limitativa che rappresenta il cardine di novità ed attività inventiva, non può però poi essere nuovamente generalizzato al momento della valutazione di contraffazione, perché verrebbero oltretutto a mancare quei vantaggi tecnici che ne hanno caratterizzato la concedibilità. Lo stesso tenore interpretativo in fase di analisi di validità deve essere mantenuto anche quando si confronta la rivendicazione con l’oggetto della contestata contraffazione.

Il sistema VEGA, come correttamente osservato dal CTU, necessita di una programmazione firmware diversa perché la porta seriale non è configurata per comunicare con la macchina da gioco. In sostanza la porta seriale a cui si collega il modulo GPS non è configurata per potersi collegare con una porta seriale della macchina da gioco. In tal senso la rivendicazione interpretata limitatamente non è ripercorsa dal prodotto VEGA e dunque, giustamente, il CTU ritiene che non sussista contraffazione.

Risulta vano anche il tentativo di far rientrare la contraffazione per equivalenti.

Si osserva che l’equivalenza richiede che due soluzioni siano fondamentalmente sullo stesso piano. Ad esempio un criterio per la valutazione di equivalenza è il criterio “Function-Way-Result”, ovvero ottenimento dello stesso risultato con gli stessi mezzi che effettuano la medesima funzione.

L’interpretazione limitativa della rivendicazione, responsabile dell’ottenimento del brevetto, ha condotto di fatto alla identificazione di un elemento tecnico implicito che consentiva di ottenere un effetto tecnico non ottenuto dal prodotto Vega (evitare delle riprogrammazioni di firmware). Viene dunque a mancare il cosi detto “Result” e il prodotto Vega non può certo porsi interpretativamente sullo stesso piano dell’oggetto rivendicato.

Il CTU ritiene palesemente ovvia la mancanza di equivalenza e decreta la non contraffazione.

In definitiva il brevetto è stato considerato valido ma non è stata riconosciuta alcuna contraffazione.

 a cura di Professionisti&Creativi 

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