La Corte di Giustizia UE si pronuncia in materia di esaurimento del diritto conferito dai marchi d’impresa: il caso Schweppes


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L’Articolo 7 paragrafo 1 della Direttiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, rubricato Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa stabilisce che: il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l’uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

Sull’interpretazione di tale norma è intervenuta la Corte di Giustizia UE la quale- con sentenza del 20 dicembre 2017 (causa C-291/16) – ha risolto la questione pregiudiziale insorta nell’ambito di una controversia che opponeva la SCHWEPPES SA, società spagnola, alla Red Paralela SL e alla Red Paralela BCN SL (in prosieguo, congiuntamente: La Red Paralela). In particolare, la SCHWEPPES SA, proponeva azione per contraffazione dei marchi SCHWEPPES spagnoli nei confronti della Red Paralela poiché le convenute avevano importato e distribuito in Spagna bottiglie di acqua tonica recanti il marchio SCHWEPPES provenienti dal Regno Unito.
L’attrice sosteneva che la commercializzazione di tali bottiglie in Spagna fosse illecita in quanto l’immissione in commercio delle stesse non era avvenuta da parte della SCHWEPPES SA o con il suo consenso, bensì dalla Coca Cola.
La Red Paralela, in sua difesa, invocava l’esaurimento del diritto di marchio il quale risultava, per quanto riguarda i prodotti SCHWEPPES provenienti da Stati membri dell’Unione nei quali la Coca-Cola è titolare di marchi paralleli, da un consenso tacito.
La Red Paralela riteneva, infatti, che sussistessero incontestabilmente collegamenti economici e giuridici tra la SCHWEPPES International Ltd e la Coca-Cola nello sfruttamento comune del marchio SCHWEPPES come marchio universale.
Difatti, negli anni ’90, una parte dei famosi marchi di acqua tonica- tra cui proprio quelli registrati nel Regno Unito- venivano ceduti dalla Cadbury SCHWEPPES (titolare, almeno inizialmente, di tutti i marchi SCHWEPPES registrati nello Spazio economico Europeo) alla Coca-Cola.
I restanti marchi – a seguito di numerose acquisizioni e ristrutturazioni- divenivano di titolarità della SCHWEPPES International Ltd la quale concedeva licenza esclusiva alla SCHWEPPES sui marchi spagnoli.

Il giudice del rinvio – ritenendo che le circostanze di cui alla causa innanzi a lui instaurata si distinguessero nettamente da quelle delle cause all’origine della giurisprudenza della Corte in tema di esaurimento del diritto di marchio- sospendeva così il procedimento in attesa che il Giudice Europeo si pronunciasse circa l’applicazione dell’articolo 7 paragrafo 1 della Direttiva 2008/95/CE al caso in esame.
Investita della questione, la Corte di Giustizia – ricordando che la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore l’identità di origine del prodotto contrassegnato dal segno- affermava che il fatto che la SCHWEPPES International avesse favorito un’immagine globale del marchio SCHWEPPES ed intrattenesse, altresì, rapporti commerciali ed economici con la Coca-Cola (finalizzati al coordinamento di una strategia di marchio tesa al rafforzamento dell’immagine del segno come marchio unico) aveva fatto sì che la stessa non potesse poi opporsi all’importazione di bottiglie di acqua tonica recanti il marchio SCHWEPPES provenienti dal Regno Unito.
In sostanza, affermava la Corte, il principio relativo all’esaurimento del diritto di marchio deve essere interpretato nel senso che: osta a che il titolare di un marchio nazionale si opponga all’importazione di prodotti identici contrassegnati dal medesimo marchio provenienti da un altro stato membro in cui detto marchio (inizialmente di proprietà del medesimo titolare) è attualmente detenuto da un terzo che ne acquisiti i diritti mediante cessione laddove, in seguito a tale cessione. Il titolare, da solo o coordinando la sua strategia di marchio con tale terzo, abbia continuato a rafforzare attivamente e deliberatamente l’apparenza o l’immagine di un marchio unico e globale, in tal modo ingenerando o incrementando confusione nel pubblico pertinente circa l’origine commerciale dei prodotti contrassegnati da tale marchio, o sussistano collegamenti economici tra il titolare e tale terzo, nel senso che essi coordinano la loro politica commerciale o si accordano al fine di controllare congiuntamente l’utilizzo del marchio, in modo tale da avere la possibilità di determinare direttamente o indirettamente i prodotti contrassegnati da tale marchio e di controllarne la qualità.

 
 

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