Nel caso specifico, viene esaminata una questione relativa ad una denominazione sociale e ad un marchio di fatto, considerati confondibili rispetto ad un marchio dell’Unione Europea (MUE), precedentemente registrato, per servizi ritenuti affini. Il titolare del MUE (società A) aveva diffidato la società che utilizzava la denominazione ed il marchio di fatto considerati lesivi (società B), che aveva risposto, invitando il titolare del MUE in mediazione.

I segni contestati, così come il MUE, erano composti da parole piuttosto generiche e descrittive dei servizi in questione, appartenenti entrambi al settore turistico.

Durante il primo incontro informativo con le parti, così come previsto dal primo comma dell’art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010, sono state illustrate la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Nel corso di questo incontro, ciascuno dei presenti ha potuto chiedere ed ottenere informazioni sulla procedura. Le parti, che non avevano mai partecipato ad una mediazione, hanno quindi deciso di aderire.

Una volta dato inizio formale alla procedura (che, in sé, è peraltro informale, oltre che confidenziale), le parti sono state sollecitate ad esporre i fatti, ciascuna dal proprio punto di vista, invitandole all’ascolto reciproco, possibilmente senza interrompere.

In questa fase, le parti hanno potuto ascoltare, ciascuno dalla viva voce dell’altra, la rispettiva versione dei medesimi fatti. La parte A era accompagnata dal proprio avvocato, esperto in IP, l’altra, invece, aveva scelto di non farsi assistere. Nel corso di questo primo confronto, è emerso che vi erano stati, in passato, contatti professionali, tra le rispettive società.

Sebbene, come sopra accennato, i segni distintivi oggetto della controversia fossero piuttosto descrittivi, non vi era, da parte della società A, titolare del MUE anteriore, un’apparente disponibilità a tollerare segni simili, sul mercato.

Come  accade molto frequentemente, in questa prima fase, le parti si sono arroccate, ciascuna nella propria posizione, e al termine del primo incontro, è stato fissato un appuntamento a 15 giorni dopo. A ciascuna delle parti erano stati dati dei compiti da svolgere, considerati utili ai fini della ricerca di un accordo. In particolare, B, che non era assistito dall’avvocato, si era impegnato a documentarsi su casi simili decisi dai giudici.

Durante il successivo incontro, dopo aver raccolto gli esiti dei compiti delle parti, il mediatore ho deciso di avvalersi della facoltà di ascoltarle separatamente (caucus). Tutto il procedimento è garantito dalla riservatezza, secondo quanto previsto dall’art. 9 del citato decreto, e quanto detto dalla parte al mediatore, in sessione separata, non può essere riportato neppure alla controparte, se non vi è l’espresso consenso di chi ha reso le dichiarazioni.

Queste sono le condizioni idonee per consentire alle parti di condividere informazioni utili allo scopo di raggiungere un accordo. Inoltre, nel caucus, è possibile approfondire la relazione di fiducia di ciascuna parte con il mediatore.

Nella sessione separata con il titolare del MUE è emersa la disponibilità di A a concludere un accordo, a condizione che B si impegnasse a cambiare marchio. In questa fase il mediatore ha ritenuto di esplorare meglio, anche con il suo avvocato, i margini di disponibilità di A, ad esempio, chiedendo di formulare degli esempi di segni considerati accettabili. Inoltre, come sempre, è risultato utile procedere ad un reality test, con riguardo alle chances di risultare vittoriosi in un ipotetico giudizio, nel caso del fallimento del negoziato, in mediazione.

Sebbene i marchi a confronto fossero simili, per la presenza di parole con la medesima radice semantica, si trattava, come detto, di espressioni piuttosto prive di capacità distintiva.

Quando si tratta di mediazione in una materia tecnica come la tutela della Proprietà Intellettuale, la presenza di avvocati che, oltre a essere preparati, sono anche formati alla mediazione, è sempre funzionale al buon svolgimento della procedura e al raggiungimento del risultato. La mediazione in materia di IP non è condizione di procedibilità per un’eventuale azione giudiziaria. In questi casi, l’assistenza dell’avvocato non è obbligatoria, ma solo facoltativa.

B non ha accolto l’invito a volersi far assistere da un proprio avvocato di fiducia e forse proprio perché non aveva il supporto di un legale, questa parte risultava spesso rigidamente arroccata sulle proprie posizioni. In particolare, B apparentemente non comprendeva le ragioni per le quali A gli stava chiedendo di cambiare marchio, poiché, dal punto di vista di B, i segni presentavano comunque delle differenze.

In ogni caso, durante il caucus con B, questa si è dichiarata disponibile a cambiare marchio, a condizione di mantenere fermi alcuni elementi che lo componevano e da essa considerati irrinunciabili.

Chiarito successivamente, con il titolare del MUE (A), che gli elementi ai quali B non era intenzionata a rinunciare, non erano considerati lesivi del suo diritti anteriori, le parti hanno partecipato ad un brainstorming, in sessione congiunta, per scegliere il segno considerato accettabile da entrambe.

Le parti hanno infine redatto una prima bozza di accordo.

Nel corso del terzo ed ultimo incontro, avvenuto circa un mese e mezzo dopo il primo, le parti, che nel frattempo si erano scambiate via e-mail le proprie proposte di modifica alla prima bozza, hanno discusso e appianato le residue divergenze, in presenza del mediatore, e hanno siglato l’accordo di coesistenza.

Le parti hanno altresì pattuito di dare al contratto la stessa efficacia di una sentenza (titolo esecutivo), procedendo con l’omologazione dell’accordo di mediazione presso il Tribunale di Milano (secondo quanto previsto dall’art. 12 del citato decreto, previo accertamento, da parte del Presidente, della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico).

Se anche l’istante fosse stato rappresentato dal proprio avvocato, la firma dei rispettivi difensori avrebbe conferito all’accordo immediata efficacia esecutiva, senza bisogno di alcun provvedimento di omologazione (art. 12 del decreto citato).

Le parti si sono incontrate in un ambiente informale, caratterizzato dalla riservatezza, hanno rappresentato le proprie posizioni e hanno potuto farsi ascoltare. Individuati, con l’aiuto del mediatore, i rispettivi bisogni ed interessi, hanno poi potuto scambiarsi proposte e raggiungere un accordo, che consiste in un titolo esecutivo.